2021/09/02 著作權copyright©️所有 金銳國際專利商標聯合事務所

近年來，美國專利商標局 (USPTO) 對美國商標的申請審查可謂越來越嚴格，在打擊商標虛假或詐欺行為上也加大力度。
比如，今年6月制裁的一家中國代理，就是因為未經授權非法從事商標代理、虛構第三方律師資質、提供虛構或詐欺信息進行美國商標註冊等。
比如，近期美國專利商標局 (USPTO) 局長兼商務部智慧財產權副部長德魯·赫什菲爾德（Drew Hirshfeld）與商標專員大衛·古德 (David Gooder)在「USPTO局長論壇」聯合發表的「USPTO 打擊商標欺詐行為的綜合戰略」。

其實，美國專利商標局（USPTO）自2019年08月起，就要求所有非美國籍的商標申請人，申請美國商標時必須委託擁有美國執業許可的律師代為處理，我們事務所一直以來也都是和美國當地專業的智財律師配合辦理，可快速遞交申請案，並杜絕非正常申請及採用虛假使用證據的美國商標申請。

而去年年底，美國國會通過的《2020年商標現代化法》(Trademark Modernization Act of 2020) 也將更容易允許第三方對他們認為虛假的商標註冊提出質疑。
而美國對商標管理的越來越嚴，其實就更體現出美國商標的潛在價值，讓我們一起往下看：

 

美國商標申請注意事項

一、美國商標依據不同申請基礎分為「已有實際使用」、「基於意向使用」、「基於國外註冊案」、「基於國外申請案」。

a.「已有實際使用」指商標已經在美國商業上使用於指定的商品或服務。在遞交申請時需同步提交使用證據、首次使用日期、在美國首次使用日期、使用宣誓。

b.「基於意向使用」指商標尚未在美國本土使用但預期會使用。遞交申請時不需提供前述資料，但在審查通過後會收到Notice of Allowance，屆時仍需提交使用證明與使用宣誓進行審核。

c.「基於國外註冊商標」當申請人原籍國與美國同為國際商標協定成員國時，以提供該國證書複印件(附英譯)、書面承諾在美國真實使用商標意圖的方式進行申請。

d.「基於國外申請案」指基於WTO會員互相承認優先權，已提交商標申請之案件(尚未註冊)，於提交申請六個月內作為申請基礎，提供申請日、申請號、申請受理通知、承諾在美國真實使用商標意圖等資料進行申請。

惟此種申請方式，若基礎案後續被駁回就需要在申請中變更為「已有實際使用」或「基於意向使用」；若基礎案順利通過註冊，於案件審查通過後需提交基礎案的註冊證書複印件(附英譯)。
 

二、美國商標「使用證據」:

a. 以「基於意向使用」為基礎進行申請的案件，在提交使用證據的階段需提供首次使用日期、在美國首次使用日期。

b. 商品的使用證據：印有商標的商品、印有商標的標籤或包裝、帶有商標之商品於商店中陳列展示之照片、展示印有商標的商品及有關該商品訂購或購買資訊的網頁等，需注意必須為真實的商品照片，而非商品設計圖或宣傳照。

c. 服務的使用證據：印刷或網路廣告、宣傳手冊與傳單、體現所提供服務的名片或信紙、相關推廣資料、標有商標的廣告牌之照片。

＊註冊日起算5~6年和9~10年間亦需提交「使用證據」和「使用宣誓」延續商標。

簡單來說，美國商標使用證據部分就是需要做到：

範例：

左右滑動看表格

❌ 不合格證據圖片
PS後製	製作粗糙
全中文，不符合外國人使用	Logo使用不一致

左右滑動看表格

✅ 合格使用證據圖片
產品上印有清晰的商標	產品包裝上印有清晰的商標
清晰的產品標籤	真實的交易成功截圖

說到底，美國商標申請，最重要的就是要真實的使用並保留真實的使用證據，並透過正規的商標事務所、專業的商標代理人來提出申請。而不是一味的尋求最低費用而忽略其他風險。

過去一年來，雖然疫情不斷，但跨境電商的增長、外國政府補貼及新業務形成的巨大增長等眾多因素影響，USPTO 收到的美國商標申請量增長了40%以上，是有史以來商標新申請量最多的一次。

比較典型的，像跨境電商亞馬遜 (Amazon)。如果您計劃在亞馬遜 (Amazon)上架產品或是拓展美國市場，就必須取得商標權才可加入亞馬遜品牌備案（Amazon Brand Registry）計劃，讓品牌獲得更多保護。所以還是說，「要做行銷先請商標」，註冊商標絕對是品牌發展中不可或缺的一環。